Wanneer een zuiver beeldmerk in zwart-wit geregistreerd wordt, geldt de bescherming dan nog als het beeldmerk wordt gecombineerd met een woord? En wat als het ineens in een (andere) kleur wordt gebruikt? Het Hof van Justitie nam stelling in over een aantal vraagpunten met betrekking tot beeldmerken.
Hoe een beeldmerk best registreren? Het Hof van Justitie behandelde een aantal interessante aspecten van deze vraag in een twist tussen een Engelse supermarktketen (Asda) en een Engelse optiekketen (Specsavers) (arrest C-252/12 van 18 juli 2013). Asda lanceerde een campagne met de slogan "Be a real spec saver at Asda" en logo's die gelijkaardig waren aan deze van Specsavers maar met het woord "Asda opticians" erop. Specsaver startte hierop een procedure, maar kreeg juridische tegenwind op basis van haar eigen merkenregistraties. Het Hof van Justitie werd alweer gevraagd om de bakens uit te zetten.
De eerste vraag betrof de geldigheid van het beeldmerk van Specsavers, dat als zuiver beeld was ingediend, maar in de praktijk steeds werd gebruikt in combinatie met een woord erop. Asda riep het verval van het beeldmerk in, omdat het beeldmerk volgens haar niet was gebruikt zoals geregistreerd en dus vervallen moest worden verklaard wegens afwezigheid van normaal gebruik. Het Hof gaf een genuanceerd oordeel: in de mate dat Specsavers aantoont dat het beeld in de globale verschijningsvorm van woord en beeld een onderscheidende rol behoudt en verwijst naar de producten en diensten die in de merkinschrijving zijn aangeduid, is het beeldmerk normaal gebruikt en blijft het zijn geldingskracht behouden.
Het volgende probleem van Specsavers was dat haar beeldmerk in zwart-wit was geregistreerd, daar waar Specsavers het steeds in groene tinten had gebruikt. Dit was belangrijk omdat Asda ook groene tinten in haar gelijkaardig logo had gebruikt. Het Hof stelde dat, niettegenstaande het merk niet in kleur was geregistreerd, bij de beoordeling van de inbreuk toch rekening kon gehouden worden met de door Specsavers gebruikte groene kleur, nu Specsavers aangaf dat zij het merk op ruime schaal in deze groen kleur had gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek het merk met de groene kleur was gaan associeren.
Daarmee was de kous echter niet af voor Specsavers. Asda gebruikte haar groene tint in haar gelijkaardige logo immers reeds voor de betwisting tussen partijen en werd hiermee door een aanzienlijk deel van het publiek geassocieerd . Ook dit feit zal de feitenrechter volgens het Hof in overweging moeten nemen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar en de merkinbreuk.
Met deze leidraad zal de Engelse rechter de zaak finaal moeten beslechten. De uitspraak van het Hof van Justitie leert ons alvast dat de registratie van delen van merken en van merken in zwart-wit, tot meer betwisting leidt en tot een hogere bewijslast voor de merkhouder, zodat de inschrijving in kleur wellicht vaak te verkiezen is.