Onderscheidend vermogen en inburgering
De voorwaarde van het onderscheidend vermogen is een geldigheidsvoorwaarde voor elk merk en houdt in dat een merk geschikt moet zijn om de herkomst van de waren of diensten van het merk aan te duiden. Aan de hand van bijna 12.000 bladzijden met afbeeldingen, gegevens over de omzet en de uitgaven voor marketing en reclame, marktonderzoeken en andere bewijzen, trachtte Adidas als klassiek verweer aan te tonen dat het merk ingeburgerd was en onderscheidend vermogen had verworven.
Op 30 juni 2016 wees de nietigheidsafdeling van het EUIPO echter de vordering tot nietigverklaring van Shoe Branding toe. Na beroep van Adidas tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling, oordeelde de kamer van beroep van het EUIPO bij beslissing van 7 maart 2017 dat de stukken van Adidas onvoldoende bewijzen dat het merk ingeburgerd is. De bewijzen hadden volgens het EUIPO betrekking op niet-vergelijkbare varianten van het merk of konden onvoldoende in verband gebracht worden met het gebruik van het verticale driestrepenmerk. De kamer van beroep van het EUIPO bevestigde de beslissing van de nietigheidsafdeling.
Adidas stelde bij het Gerecht van de Europese Unie beroep in tegen de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO.
Toegelaten varianten
Essentieel bij de beoordeling of er sprake is van inburgering in de EU, is de vraag of er uitsluitend rekening moet worden gehouden met het gebruik van het daadwerkelijk ingeschreven merk, dan wel of ook het gebruik van varianten van het ingeschreven merk in overweging kan worden genomen.
Om deze vraag te beantwoorden, grijpt het Gerecht terug naar de "wet van de toegelaten varianten". Deze leer vindt toepassing in het kader van de verplichting tot normaal gebruik van een merk. Volgens deze leer maakt een merkhouder normaal gebruik van zijn merk wanneer hij een teken gebruikt dat beperkt afwijkt van het ingeschreven merk ("equivalente tekens") en de beperkte afwijking geen invloed heeft op het onderscheidend vermogen van het merk.
Bewijs van inburgering: kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit
Inburgering moet aangetoond worden op het gehele grondgebied van de Europese Unie. Hiertoe is niet vereist dat de merkhouder bewijs voorlegt voor elke lidstaat. De merkhouder kan bijvoorbeeld argumenteren dat hij het distributienetwerk heeft samengevoegd voor meerdere lidstaten of voor de marketingstrategieën van de waren en diensten meerdere lidstaten als één nationale markt heeft behandeld. Ook aan de hand van een eventuele culturele of taalkundige verbondenheid tussen diverse lidstaten kan de merkhouder argumenteren dat het relevante publiek van een lidstaat voldoende kennis heeft van waren of diensten in een verbonden lidstaat, waardoor slechts voor een van deze lidstaten bewijs voorhanden moet zijn.
Het Gerecht oordeelde dat een groot aantal van de bewijzen van Adidas (bijvoorbeeld afbeeldingen en krantenknipsels) betrekking heeft op niet-equivalente merken. Als niet-equivalent beschouwt het Gerecht bijvoorbeeld een teken waarbij de strepen wit zijn gekleurd en aftekenen op een zwarte achtergrond (in plaats van zwarte strepen op een witte achtergrond). Adidas kon daarnaast uitmuntende cijfers voorleggen van haar omzet en uitgaven voor marketing en reclame maar slaagde er volgens het Gerecht niet in om aan te tonen dat deze cijfers specifiek in verband stonden met het bewuste merk.
Adidas legde ook marktonderzoeken uit bepaalde lidstaten voor, maar volgens het Gerecht toonde Adidas daarbij onvoldoende aan dat deze onderzoeken grensoverschrijdend van toepassing zouden kunnen zijn op het publiek van de overige lidstaten.
Omdat Adidas er niet in slaagde om inburgering aan te tonen, bevestigde het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO. Dit arrest geeft aan alle merkhouders de duidelijke boodschap dat beweerde bewijzen van inburgering strikt beoordeeld worden.
