Om geldig te zijn moet een merk onderscheidend vermogen hebben: het merk moet voor de consument de waren en diensten van een bepaalde onderneming duidelijk onderscheiden van de waren en diensten van een andere onderneming.
Bij logo’s en namen zijn consumenten gewoon dat ze deze onderscheidende functie vervullen. Voor het uitzicht of de vorm van een verpakking is dat minder het geval. Verpakkingsvormen zal de consument eerder als decoratie opvatten en niet als een manier om te verwijzen naar de onderneming. Het Hof van Justitie stelt daarom als voorwaarde voor de geldigheid van merkregistraties op (vormen van) verpakkingen dat deze voldoende afwijken van wat in de betrokken sector gangbaar is qua vorm.
Het Hof kreeg recent de vraag of voor een merk dat bestaat uit een kleurpatroon op een bus, trein, tram of ander voertuig, dat patroon eveneens significant moet afwijken van wat gangbaar is in de sector. De concrete aanleiding voor de vraag was een kleurpatroon dat was aangebracht op de bus van een Zweedse vervoersmaatschappij:
